선사용권

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개요

선사용권이란 특허법 제103조, 실용신안법 제28조, 상표법 제57조의3, 디자인보호법 제100조 또는 식물신품종보호법 제64조에 따른 법정통상실시권 또는 법정통상사용권을 강학상 일컫는 명칭이다.

특허법상 선사용권(제103조)

특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. 실용신안법 제28조(「특허법」의 준용) 실용신안권에 관하여는 「특허법」 제97조, 제99조부터 제103조까지, 제106조, 제106조의2, 제107조부터 제111조까지, 제111조의2, 제112조부터 제115조까지, 제118조부터 제125조까지 및 제125조의2를 준용한다.

의의 및 취지

특허출원 시에 선의로 국내에서 발명의 실시사업 또는 준비를 하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적 범위에서 인정되는 무상의 법정통상실시권이다. 선출원주의를 보완하여 특허권자와 선사용자 사이의 공평을 도모하는 한편 선사용자의 산업설비를 보호함을 취지로 한다.

제3자 입장에서 선출원주의의 제1의 보완책이다!

1발명 1권리주의에 따른 중복특허 방지의 입법례에는 선출원주의(first to file)와 선발명주의(first to invent)가 있는데, 선발명주의가 먼저 발명한 자에게 특허를 부여할 수 있어서 바람직함은 별론 모든 국가가 선후 판단이 명백하고 발명의 조기공개를 유도할 수 있는 선출원주의를 채택하고 있다.

다만 이렇게 되면 당장 큰일나는 사람은 바로 선발명자이다. 내가 발명했는데 내 발명을 내가 실시할 수 없느냐 이거다. 여기에 대한 특허법의 대답이 바로 선사용권이다. 즉 독점·배타권은 주지 못하더라도, 일정 요건 하에 발명을 계속 실시할 수 있도록 보장은 해 주겠다는 것이다. 그래서 선출원주의에 많은 예외가 있고 많은 보완책이 있지만 (제3자 입장에서의) 제1의 보완책이라는 지위를 얻을 수 있게 된다. 출원인 입장에서 제1의 보완책은 출원의 보정(제47조).

실용신안법 제28조는 이 조문을 실용신안권에 관해 준용하고 있다.

요건

1. (시기적 요건) 특허출원 시
   • 특허출원 시를 표준으로 실시사업 또는 준비를 하고 있어야 하므로, 과거에 그런 사실이 있었으나 특허출원 시 이미 사업을 폐지하였다면 선사용권이 인정될 수 없다.
   • i)분할·변경출원의 경우 원출원일(제52조 제2항 및 제53조 제2항), ii)조약우선권주장출원의 경우 제1국 출원일(파리협약 4B), iii)국내우선권주장출원의 경우 선출원일(제55조 제3항), iv)국제특허출원의 경우 우선일을 기준으로 판단한다.
2. (주체적 요건) 선의로
   • 선의란 법문상 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 된 것을 말한다.
   • 타인으로부터 알게 된 경우 선의인 한 알게 된 경로(route)는 문제되지 않으나, 선사용되는 발명의 과도한 보호를 막기 위해 출원한 발명자로부터 알게 된 경우는 제외함이 일반적이다.
   • 한편, 모인출원이 착오로 특허된 경우, 법 제33조 제1항 본문 위반의 흠이 있다고 하여도 특허무효심결 확정 전까지는 일응 유효한 권리로 취급되므로(공정력), 정당권리자 또는 이로부터 발명을 알게 된 자가 실시사업 등을 하고 있는 경우 이에 대해 선사용권을 가진다고 할 것이다.
3. (지역적 요건) 국내에서
   • 속지주의 원칙상 특허권의 효력은 국내에만 미치기 때문이다.
4. 실시사업 또는 준비를 할 것

위의 법정 요건을 만족하면 실시권이 발생하며, 등록하지 아니하여도 제3자에 대하여도 효력이 있다(제118조 제2항).

효력

• 범위

실시권의 범위는 법문상 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에 한한다.

이때 ‘발명의 범위’와 관련하여 발명의 실시형태를 변경하는 것이 인정되는지는 ‘실시형식설’, ‘발명범위설’ 등으로 견해가 나뉜다. 한편, ‘사업목적의 범위’에 관하여는 사업목적을 유지하면서 규모를 확장하는 것(양적 확장)은 허용되나, 목적을 변경하는 것(질적 확장)은 허용되지 않는다고 본다.

• 내용

상기 범위 내에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다. 그러나 통상실시권인 이상 독점·배타적 효력은 없으며, 타인의 침해를 배제할 민·형사상 권리는 가지지 않는다.

• 기타

대가는 지급할 필요가 없고, 특허권자의 특허권 포기, 정정심판청구 또는 특허의 정정청구에 대한 동의권은 가지지 않는다.

변경 및 소멸

실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 이전할 수 있고, 선사용권이 공유인 경우 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 지분을 양도할 수 있다(제102조 제5항 및 제7항). 또한 특허권자의 동의를 받아야만 선사용권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있고, 선사용권이 공유인 경우 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다(제6항 및 제7항).

선사용권은 특허권에 부수하는 권리이므로 특허권이 소멸하면 함께 소멸하고, 그 밖에도 선사용권의 포기, 혼동, 특허권의 수용 및 실시사업 폐지의 경우에도 소멸할 수 있다. 다만, 선사용권의 포기는 선사용권을 목적으로 하는 질권이 설정된 경우 질권자의 동의를 받아야만 할 수 있다.

관련문제

• 기관대행설

i) 선사용자와의 계약이 존재하고, ii) 선사용권자의 감독을 받으며, iii) 생산한 물건 전부를 선사용권자에게 인도한다는 요건을 만족하는 자의 실시는 선사용권자의 실시로 인정되어 침해가 부정된다.

• 선사용권이 인정될 예비적 지위

선사용자에게 보상금청구권(제65조 제2항) 행사가 가능한지 문제되는데, 명문 규정은 없으나 장래 선사용권을 취득할 자를 특허권 발생 전이라고 하여 보호하지 않음은 부당하므로, 선사용권이 인정될 예비적 지위를 인정하여 보상금청구권 행사가 부정된다고 볼 것이다.

• 특허출원 시부터 국내에 있는 물건(제96조 제1항 제3호)과의 관계

선사용권이 인정되는 경우 동 규정은 실효성이 없게 된다. 이는 특허출원 시부터 국내에 있는 물건은 현상을 보호함에 그치나, 선사용권은 특허출원 시 존재하는 산업설비를 보호함에 그 취지가 있기 때문이다.

상표법상 선사용권(제57조의3)

상표법 제57조의3(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ①타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다. 1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것 2. 제1호의 규정에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것 ② 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다. ③ 상표권자나 전용사용권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간의 출처의 오인이나 혼동을 방지할 수 있는 적당한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.

의의, 취지 및 경과규정

타인의 등록상표와 동일·유사한 상표 또는 자기동일성 표시수단을 상표로 사용하는 자가 부정경쟁 목적 없이 타인 출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용한 경우 일정 요건 하에 선사용자에게 인정되는 무상의 법정 통상사용권이다. 사용주의적 요소를 가미한 규정이다.

제1항의 선사용권은 2007년 7월 1일 시행된 법률 제8190호 상표법에서 도입되었고, 경과규정 상 동일자 이후 타인 출원 건부터 적용된다(부칙 제7조). 제2항의 선사용권은 2013년 10월 6일 시행된 법률 제11747호 상표법에서 도입되었고, 일반적 경과조치 외에 따로 경과조치 또는 적용례를 두고 있지 않아 적용범위에는 다툼이 있다.

제57조의3 제1항의 선사용권

모방상표 등록에 따른 유인을 제거하고, 사용주의적 요소를 가미하여 정당한 선사용자를 보호하는 규정이다.

2007년 개정법은 상표모방을 근절하기 위해 사전적 규제로서 제7조 제1항 제12호의 인식도를 완화하는 한편, 사후적 규제로서 선사용권을 도입하였다.

요건

1. 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용할 것
2. 부정경쟁 목적 없이 타인 출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있을 것
   • 부정경쟁 목적은 타인의 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 목적을 말하며, 단순한 고의만으로는 부족하다.
   • 타인 출원 전부터 사용하고 있어야 하므로 출원 후 비로소 사용을 개시한 것은 안 되며, 국내에서 사용하고 있어야 하므로 외국에서 사용한 것은 안 된다. 계속하여 사용하고 있어야 하므로 출원 전에 상표를 사용하였으나 그 후 사용을 중단하였다면 안 된다.
3. 상표 사용 결과 타인 출원 시에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것
   • 타인 출원 시 주지성 획득은 요하지 않으나 법 제7조 제1항 제11호 후단 및 제12호 정도의 인식도는 갖추어야 할 것이다.
4. 해당 상표를 사용상품에 대하여 계속하여 사용할 것
   • 이는 엄밀히는 선사용권 발생요건은 아니고 존속요건으로 해석되나, 통상 뭉뚱그려 같이 설명한다.
   • 원칙적으로 타인 출원시부터 선사용권 주장 시점까지의 계속적 사용을 요하나, 계속성은 상품의 성격 등을 고려하여 판단하여야 할 것이다.

효력 등

선사용권자 또는 승계인은 해당 상표를 사용상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다. 따라서 유사범위의 사용에 대해서는 선사용권을 주장할 수 없다. 한편 통상사용권인 이상 독점·배타적 효력은 없으며, 타인의 침해를 배제할 민·형사상 권리는 가지지 않는다. 다만 부정경쟁방지법상 조치를 고려해볼 수 있다.

대가는 지급할 필요가 없으나, 상표권자나 전용사용권자는 선사용권자에게 혼동방지표시청구권을 가진다(제3항).

사용권의 이전에 관하여는 명문의 규정이 없으나, 영업과 분리하여 선사용권 자체만을 양도하는 것은 허용되지 않는다고 본다.

제57조의3 제2항의 선사용권

상표브로커의 권리남용을 막고 영세상인들을 보호하기 위해 2013년 도입된 규정이다.

2007년 도입된 종래의 선사용권은 요건이 지나치게 엄격하여 도입 이래 인정된 사례가 단 한 건도 없었던 점, 인식도 구비가 어려운 영세상인의 경우에는 실효성이 없는 점, 영세상인은 영업기간이 상대적으로 짧고 수익도 크지 않아 시간과 비용이 드는 상표등록을 하지 않고 상호를 간판 등에 표시하여 사용하고 있는 경우가 많은 점 등을 고려한 것이다.

요건

1. 자기의 성명·상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용할 것
   • 자기동일성 표시수단이란 판례에 의해 정립된 개념이다.
   • 상거래 관행에 따르면 족하므로, 제51조 제1항 제1호에 정한 보통사용보다 요건이 완화된 것으로 해석된다.
2. 부정경쟁 목적 없이 타인 출원 전부터 국내에서 계속하여 상표를 사용하고 있을 것
   • 전술한 제1항의 선사용권과 같다.
3. 인식도의 불필요
   • 영세상인 보호 취지 상 인식도를 요건으로 하고 있지 않다.
4. 해당 상표를 사용상품에 대하여 계속하여 사용할 것

효력 등

선사용권자는 해당 상표를 사용상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다. 따라서 유사범위의 사용에 대해서는 선사용권을 주장할 수 없다. 한편 통상사용권인 이상 독점·배타적 효력은 없으며, 타인의 침해를 배제할 민·형사상 권리는 가지지 않는다. 한편 인식도가 없다면 부정경쟁방지법상 조치는 고려하기 어려울 것이다.

대가는 지급할 필요가 없고, 명문 규정 상 혼동방지표시의무도 없다. 상표권자 등의 혼동방지표시청구권을 인정하면 영세상인에게 부담이 될 수 있고 동 조항을 악용하여 경제적 이익을 얻을 우려가 있기 때문이다.

관련문제

• 본조의 사용권자의 사용이 제73조 제1항 제3호의 사용에 포함되는지

본조의 상표권자는 상표권자의 통제 하에 있는 자가 아니며, 허락에 의한 사용권자와 달리 상표등록취소로 인한 불이익도 없다는 점에서 포함되지 않는다고 볼 것이다.

• 권리범위확인심판에서의 선사용권의 주장

권리범위확인심판은 권리확정을 목적으로 한 것으로 심결이 확정되면 대세효가 있으므로 대인적인 상표권 행사의 제한사유인 선사용권 존부는 심리대상이 아니다. 판례도 같다.

“상표권의 적극적 권리범위확인심판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상표장에 대하여 상표권의 효력이 미치는지를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것으로 심결이 확정된 경우 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미친다. 그런데 적극적 권리범위확인 심판청구의 상대방이 확인대상표장에 관하여 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다는 것은 대인적(대인적)인 상표권 행사의 제한사유일 뿐이어서 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 상표권 침해소송이 아닌 적극적 권리범위확인심판에서 선사용권의 존부에 대해서까지 심리ㆍ판단하는 것은 허용되지 않는다.”

— 대법원 2012.3.15. 선고 2011후3872 판결

판례는 나아가 소극적 권리범위확인심판의 청구인이 대인적인 상표권의 제한사유만을 주장하는 경우 확인의 이익이 없다고 한다.

“따라서 소극적 권리범위 확인심판의 청구인이 확인대상표장과 피심판청구인의 등록상표가 표장 및 그 사용(지정)상품이 동일하거나 유사하다는 점은 다투지 아니한 채, 다만 자신은 상표법 제57조의3의 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’(이하 ‘선사용권’이라고 한다)를 가지고 있다거나, 피심판청구인의 상표등록출원 행위가 심판청구인에 대한 관계에서 사회질서에 위반된 것이라는 등의 대인적(대인적)인 상표권 행사의 제한사유를 주장하면서 확인대상표장이 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 것은 상표권의 효력이 미치는 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로 그 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이다.”

— 대법원 2013.02.14. 선고 2012후1101 판결

• 선사용권이 인정될 예비적 지위

선사용자에게 손실보상청구권(제24조의2) 행사가 가능한지 문제되는데, 명문 규정은 없으나 출원상표에 대한 보호가 등록상표에 대한 보호보다 클 수 없고, 장래 선사용권을 취득할 자를 상표권 발생 전이라고 하여 보호하지 않음은 부당하므로, 선사용권이 인정될 예비적 지위를 인정하여 손실보상청구권 행사가 부정된다고 볼 것이다.

디자인보호법상 선사용권(제100조)

디자인보호법 제100조(선사용에 의한 통상실시권) 디자인등록출원 시에 그 디자인등록출원된 디자인의 내용을 알지 못하고 그 디자인을 창작하거나 그 디자인을 창작한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 등록디자인 또는 이와 유사한 디자인의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 디자인 및 사업의 목적 범위에서 그 디자인등록출원된 디자인의 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다.

특허법상 선사용권과 그 내용이 거의 다르지 않다. 다만 디자인권의 소극적 효력이 유사범위까지 미침을 고려하여 등록디자인과 유사한 디자인의 실시사업 또는 준비를 하는 경우에도 선사용권를 가지도록 규정하고 있다.

식물신품종보호법상 선사용권(제64조)

식물신품종보호법 제64조(선사용에 의한 통상실시권) 품종보호 출원 시에 그 품종보호 출원된 보호품종의 내용을 알지 못하고 그 보호품종을 육성하거나 육성한 자로부터 알게 되어 국내에서 그 보호품종의 실시사업을 하거나 그 사업을 준비하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 사업의 목적 범위에서 그 품종보호 출원된 품종보호권에 대하여 통상실시권을 가진다.

특허법상 선사용권과 그 내용이 동일하다.

관련문제

• 부정경쟁방지법상 선사용자의 지위

선의의 선사용자의 행위를 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목, 나목 또는 다목의 부정경쟁행위로 규율할 수 있는지 문제된다.

대법원은 상품주체혼동행위(제2조 제1호 가목) 해당 여부가 문제된 사안에서, i)부정경쟁방지법은 부정경쟁행위자의 주관적 의사를 요건으로 하고 있지 않고 ii)선의의 선사용자의 행위를 배제하는 명문의 규정이 없음을 들어, 선의로 선사용한 경우라도 타인의 상표가 주지성을 획득한 이후의 사용은 부정경쟁행위를 구성한다고 보았다.

“부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 있어서는 '부정경쟁행위자의 악의' 또는 '부정경쟁행위자의 부정경쟁의 목적' 등 부정경쟁행위자의 주관적 의사를 그 요건으로 하고 있지 아니할 뿐더러 부정경쟁방지법상 선의의 선사용자의 행위를 부정경쟁행위에서 배제하는 명문의 규정이 없으므로, 가령 원고가 그 상호에 관한 주지성을 획득하기 이전부터 피고가 원고의 상호의 존재를 알지 못한 채 또는 부정경쟁의 목적이 없는 상태에서 "옥시화이트" 상표를 사용하여 왔다고 하더라도 원고의 상호가 주지성을 획득한 상품의 표지가 되었고, 피고의 그 상표가 주지된 원고의 상호와 혼동될 위험이 존재한다고 인정되는 이 사건에서는 피고의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위를 구성한다”

— 대법원 2004.03.25. 선고 2002다9011 판결

• 저작권법의 경우

저작권은 독점·배타권이 아니고 선창작자는 자기의 저작물에 대한 고유의 저작권을 별개로 가지므로 문제될 수가 없다.

• 그 밖에 농수산물 품질관리법상 지리적표시권은 특성상 선사용자의 권리를 따로 보호할 필요가 없고, 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률상 배치설계권에 대해서는 선사용권 규정이 마련되어 있지 않다.